Seppo Laine Oy

Patentointi USA:ssa: kädenvääntöä abstraktista ideasta

Patentointi USA:ssa: kädenvääntöä abstraktista ideasta

  • 27/06/2017

35 U.S.C. § 101: Whoever invents or discovers any new and useful process, machine, manufacture, or composition of matter, or any new and useful improvement thereof, may obtain a patent therefor, subject to the conditions and requirements of this title.

Näin lyhytsanaisesti on Yhdysvaltojen patenttilain ensimmäisessä pykälässä määritelty, mitä voi USA:ssa patentoida. Yksinkertaisuudestaan huolimatta juuri tämän § 101-pykälän tulkinta on ollut viime vuosina mullistuksien aiheuttajana esimerkiksi liiketoimintamenetelmien ja ohjelmistopatenttien osalta.

Modernin tietotekniikan alkuaikoina eli vuosina 1972 – 1981 Yhdysvaltain korkein oikeus (Supreme Court) antoi ennakkopäätökset jutuissa Gottschalk v. Benson, Parker v. Flook, ja Diamond v. Diehr. Ennakkopäätösten myötä tulkittiin, että pelkkää algoritmia ei voinut sellaisenaan patentoida. Sen sijaan keksintö, joka perustui algoritmiin, oli patentoitavissa, mikäli toteutus katsottiin keksinnölliseksi (erityisesti tapauksen Diamond v. Diehr viitekehyksessä). Tästä eteenpäin ennakkotapauksia tuli lähinnä patenttiasioiden toiseksi ylimmän oikeusasteen eli Court of Appeals for the Federal Circuit, CAFC:in jutuista, joissa laajennettiin tätä käsitystä entisestään. Näin päädyttiin vuosituhannen vaihteen tilanteeseen, jossa käsitys patentoitavissa olevasta keksinnöstä oli varsin laaja ja § 101 oli harvinainen hylkäysperuste.

Kuitenkin Korkein Oikeus päätöksissään In re Bilski (2009), Mayo Collaborative Services v. Prometheus Labs, Inc. (2012) ja Alice v. CLS Bank (2014) on kaventanut dramaattisesti tulkintaa siitä, mitä § 101 sallii patentoitavan. Käsitteistöön on lisätty niin sanotut oikeuden päättämät poikkeukset (judicial exception), joita ovat luonnonlait, luonnonilmiöt ja abstraktit ideat. Näistä varsinkin abstrakti idea on koettu tutkijainsinöörien piirissä erittäin laajaksi, sillä siihen on yhdistetty käsitys ”insignificant pre- or post-solution activity”, joka saattaa eräissä tapauksissa olla kaikki keksinnön ei-abstraktit piirteet. Abstraktin idean määritelmää ei korkeimmassa oikeudessakaan olla haluttu määritellä erityisen tarkoin, vrt. tuomari Thomasin lausunto Alicessa: ”In any event, we need not labor to delimit the precise contours of the ”abstract ideas” category in this case.”

kuva-1

Mayon perua on myös tällä hetkellä käytössä oleva kolmivaiheinen testi, jolla USPTO määrittää onko keksintö patentoitavissa § 101:n perusteella vai ei. Vaiheessa yksi määritellään onko keksintö kohdennettu koneeseen, menetelmään, tuotteeseen tai yhdisteeseen ja vaiheessa 2A määritellään ”Onko keksintö kokonaisuudessaan kohdennettu oikeuden määrittämään poikkeukseen?” Ja, jos vastaus on kyllä, vaiheessa 2B määritellään ”Esiintyykö keksinnössä jotain merkittäviä lisäominaisuuksia, jotka erottavat keksinnön poikkeuksesta?”.

Käytännössä näiden päätösten sarja johti § 101-perustaisten hylkäysten dramaattiseen kasvuun tietyillä tekniikan aloilla ja yleiseen epätietoisuuteen siitä, mikä on patentoitavisssa.

Aivan viime kuukausina on saatu kuitenkin indikaatioita siitä, ettei abstraktia ajatusta voida sovittaa esimerkiksi kaikkien ohjelmistopatenttien hylkäysperusteeksi. CAFC:n ennakkopäätökset jutuissa Enfish, LLC v. Microsoft Corp. (toukokuu 2016), BASCOM Global Internet Services, Inc. v. AT&T Mobility LLC. (kesäkuu 2016) ja McRO, Inc. v. Bandai Namco Games America Inc. (syyskuu 2016) kaikki toteavat, että myös ohjelmistoihin liittyvät keksinnöt voivat olla patentoitavissa. Esimerkiksi Enfish käsitteli uudenlaista tietokantarakennetta, Bascom palvelimen internet-suodatinta ja McRO piirroshahmojen huulten animointia.

Kyse on siis siitä, ovatko jotain logiikkaa hyödyntävät keksinnöt yleensäkään patentoitavissa, sillä yli 80 prosenttia tuomioistuinpäätöksistä on ollut kieltäviä USPTO:n kokoaman datan perusteella, eli keksinnöt eivät ole olleet patentoitavissa päätösten mukaan.

Uusimpien positiivisten päätösten joukkoon lukeutuva Thales Visionix Inc. v. U.S. (CAFC, maaliskuu 2017) on huomionarvoinen kyseisen patentin vaatimusten laajuuden vuoksi. Esimerkkinä vaatimus 22, joka tuomioistuimen päätöksen mukaan on patentointikelpoinen:

  1. A method comprising determining an orientation of an object relative to a moving reference frame based on signals from two inertial sensors mounted respectively on the object and on the moving reference frame.

 Tuomioistuimen mukaan “the mere presence of a mathematical equation in the solution does not doom the claims to abstraction.” Koska keksinnössä ainoastaan hyödynnettiin algoritmia ratkaisun aikaansaamiseksi, keksintö ei ollut kokonaisuudessaan kohdennettu abstraktiin ideaan ja oli siis patentoitavissa.

 USPTO julkaisee oman tulkintansa ennakkopäätöksistä muutaman kuukauden viiveellä Memorandum to the Patent Examining Corps­-muodossa, ja näissä julkaisuissa ohjeistetaan tutkijainsinöörejä siitä, mitä johtopäätöksiä oikeuden päätöksistä tulisi vetää. Koska ennakkotapauksia on varmasti lähivuosien aikana tulossa lisää, niin US-prosekuutioon liittyen asiamiehet ja tutkijainsinöörit joutuvat jatkuvasti päivittämään tietonsa aiheesta.  Mainittavaa on toki se, että kiista käsittää ainoastaan sen, mitä voisi patentoida, eli uutuuteen ja keksinnöllisyyden arviointiin ei kaikissa tapauksissa edes päästä.

 

Yhteenvetona voimme todeta, että:

  • US-patenttikäytännössä on yleistynyt uusi hylkäysperuste, joka saattaa tietyissä tapauksissa olla erittäinkin haastava ylittää
  • hakemusta laatiessa pitää varmistua siitä että tekniset, erottavat piirteet on kuvattu hyvin, jotta hylkäysperustetta ”idean patentoinnista” ei ole
  • ennakkopäätökset ja viiveellä tulevat USPTO:n ohjeelliset julkaisut ratkaisevat
  • § 101 perustuvien hylkäysten välttäminen vaatii ajantasaista tietoa ennakkotapauksista ja USPTO:n käytännöistä ja siitä, miten keksintö on verrattavissa em. tapauksiin.

Me Seppo Laineella kehitämme jatkuvasti osaamistamme tällä alalla, keihäänkärkenä US-tiimimme asiantuntijat. Olethan yhteydessä, jos tarvitset US-asioissa erikoisosaamistamme. Tiimin jäsenet työskentelevät Helsingistä käsin.

Toimi_Teelahti

 

 

 

Aiheesta kirjoitti:

Patentti-insinööri
Toimi Teelahti
toimi.teelahti@seppolaine.fi